本文作者:李洁
引言
随着社会公众对专利制度认识的提升,完全抄袭型专利侵权逐渐减少,而对专利技术进行非实质性修改以规避侵权的行为日益常见。为加强对专利权人的保护,我国司法实践已确立等同原则作为专利侵权判定的重要规则。该原则旨在克服字面侵权的局限,防止他人通过对技术特征进行简单替换而逃避法律责任,从而警示潜在侵权人过于接近专利技术进行研发可能引发诉讼,促使相关行业在生产前做好专利检索与风险防控。等同原则不仅适用于侵权诉讼,保障专利权人利益,也在专利申请程序中发挥作用,降低申请人的撰写成本。若无此原则,专利申请人需投入极大精力以精确语言描述发明,但由于语言本身的局限、撰写技术的不足,以及发明人、代理人与审查机关之间的理解偏差,权利要求书往往难以完全精准地反映发明实质。因此,等同原则在某种程度上发挥着弥补语言局限的功能,尤其在“开创型”发明中,有助于保护权利人基于技术实质而非文字表述的创造性贡献。然而,若对等同原则的适用不加限制,则会动摇权利要求的公示性与确定性,损害社会公众对专利保护范围的合理信赖,最终影响专利制度鼓励公开、促进创新的根本目标。因此,确立并合理适用限制规则,成为平衡专利权人利益与社会公共利益的关键。本文结合我国司法实践与相关理论,对等同原则的主要限制规则进行梳理,并简要参鉴美国案例的发展脉络,以明晰专利保护范围的合理边界。
一、 捐献原则——对未主张方案的主动放弃
捐献原则的核心在于,对于专利权人已在说明书或附图中公开但未纳入权利要求的技术方案,视为自愿捐献给公众,不得在侵权诉讼中通过等同原则予以“收回”。其法理基础是防止专利权人“两头获利”——以较窄权利要求获取授权后,又试图通过宽泛的等同解释扩张保护范围。该原则体现了《专利法》第五十九条关于“保护范围以权利要求的内容为准”的基本精神。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定:“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”
在“布塑热水袋案1”( 又称“浙江乐雪儿案”,《最高人民法院知识产权案件年度报告(2011)》收录案例)及“破壁机冷却散热结构案2”等案件中,法院均严格适用了该原则,强调应从本领域技术人员的视角,结合专利文件整体内容,判断专利权人是否已无意保护相关方案。这要求专利申请人在撰写阶段即需审慎权衡,将真正希望获得保护的技术方案写入权利要求。
二、 可预见性原则——对已知替代方案的事先排除
可预见性原则要求,对于专利权人在申请时已预见或应当预见到的替代技术方案,若未将其纳入权利要求,则在侵权诉讼中不得再通过等同原则主张保护。该原则侧重于技术方案本身的预见性,旨在维护权利要求的公示价值和公众的合理预期。这促使专利权人在申请时即需对其技术领域的可能替代方案有所考量,并作出明确的保护选择。
司法解释虽未直接规定此原则,但司法实践中已有体现。例如,在“防粘连自动排气阀案3”中,法院对“平面”与“锥面”的替换未认定构成等同,即体现了可预见性的考量。通俗来讲,专利权利人在撰写或修改专利申请文件时,未将其明确知晓或足以预见到的替代性技术特征载入权利要求,在侵权判定时,综合考虑专利权人的保护意图和社会公众的信赖利益,一般不再通过等同原则将该技术特征纳入专利权的保护范围。
在“电动绿篱机案4”(最高院知识产权法庭裁判要旨摘要(2021)第22条“典型案例”,入选人民法院案例库)中,最高人民法院明确指出,专利权保护范围的确定,既要严格保护专利权人的利益,又要维护权利要求书的公示作用和社会公众对专利文件的信赖,平衡专利权人与社会公众之间的利益。如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关技术方案,但并未将其纳入权利要求保护范围之内的,则在侵权诉讼中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。确定专利权人在专利申请时是否明确知晓并保护特定技术方案,可结合说明书及附图内容予以认定,并应将说明书及附图作为整体看待,判断的标准是本领域普通技术人员阅读权利要求书与说明书及附图之后的理解。
三、 禁止反悔原则——对程序性承诺的信赖保护
禁止反悔原则约束的是专利权人在专利审查或无效宣告程序中的行为。若为获得授权或维持专利权有效,专利权人通过修改权利要求或意见陈述放弃了某技术方案,则在侵权诉讼中不得再通过等同原则重新主张。该原则侧重程序公正,防止专利权人“出尔反尔”,维护行政审查程序的严肃性。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持”,为禁止反悔原则提供了直接依据。
例如,药品专利权利要求的参数特征为成分X的数值范围时,若专利权人在申请、无效程序中通过修改和意见陈述明确缩限(即放弃)成分X的组成范围从而获得授权,那么此时X的含量为0.22%不能适用等同原则,不能认为与X的含量为0.001-0.2%等同,从而未落入被比专利的保护范围内。禁止反悔原则的适用主要依靠被告研究并分析专利在申请、无效程序,审查专利权人是否通过放弃特定的参数范围来获得授权。通常会看专利审查档案解释涉案专利,争议特征中数值点是否是发明点,是否是获得授权的关键特征。
最高院的典型案例“进水套案5”,其核心裁判逻辑亦清晰阐述了禁止反悔原则的适用。在涉案专利的申请审查过程中,国家知识产权局认为原始权利要求(包含“平面”等技术特征)不具备创造性。专利权人为获得授权,主动将权利要求修改为“所述进水套的内腔为凹面”,并陈述该凹面结构带来了更好的技术效果,从而获得了专利权。法院认为,专利权人为克服授权障碍,通过修改明确放弃了“平面”这一技术方案,而将保护范围严格限定在“凹面”。这种为获得专利权而作出的 “限缩性修改”,其法律后果必须得到遵守。在侵权诉讼中,专利权人不能再通过等同原则,将已明确放弃的“平面”方案重新纳入专利权的保护范围。这被视为一种“出尔反尔” 的行为,会损害社会公众对专利审查文件(审查档案)的信赖。最高人民法院驳回了专利权人的再审申请,维持了原审不侵权的判决。该案清晰展示了法院如何运用禁止反悔原则,专利权的保护范围不仅由授权时的权利要求书文字界定,也受其获得授权的历史过程所约束。这要求专利权人在应对审查意见时,对权利要求的任何修改或限缩性陈述均需抱有高度谨慎的态度,因其法律后果可能延伸至未来的侵权诉讼。
四、 明确排除规则——对特定方案的明示放弃
若专利权人在专利文件中,尤其在说明书或背景技术部分,明确将某些技术方案排除在保护范围之外,或将其描述为现有技术、否定其可行性,则这些被明确排除的方案不能通过等同原则重新纳入保护。其内在逻辑在于,专利权人已通过书面形式明示放弃了相关技术路径,社会公众有理由信赖该表述,并据此形成对专利保护范围的合理预期。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(法释〔2016〕1号)第十二条规定:“权利要求采用‘至少’、‘不超过’等用语对数值特征进行界定,且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用,权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的,人民法院不予支持。”此处“特别强调……限定作用”,是指此类用语并非惯常的范围表述,而是说明书中明确指出了其特殊含义(例如必须不超过某数值,否则将影响技术效果)。唯有在此情形下,就该数值特征才不能适用等同原则。若说明书未作此类特别强调,或数值差异属于行业通行误差范围,则仍可能构成等同。
该规则与捐献原则有相似之处,但更侧重于专利权人主动、明确的排除行为。在“混凝土薄壁筒体构件案6”中,专利权利要求限定筒底和筒管均由“至少二层以上”玻璃纤维布叠合而成。而被控侵权产品的筒管仅有一层,筒底则无玻璃纤维布。一、二审法院曾认为该差异属“数量的简单替换”,构成等同侵权。但最高人民法院再审认为,“至少二层以上”这一明确限定的用语,本身已划定了清晰的边界,表明专利权人已将“一层”或“零层”方案排除在保护范围之外。被控侵权产品筒管的“一层”结构在手段与效果上均不同于专利的“至少二层”结构,不构成等同特征;筒底的无布结构则既不相同也不等同。因此,被控侵权产品未落入专利权保护范围。最高人民法院在该案中适用了“明确排除规则”,如果专利权人在权利要求中通过明确、清晰的措辞限定了某一技术特征(尤其是使用“至少”、“不超过”等表示数值或范围的词语),则表明其已明示放弃了限定范围之外的技术方案。公众对此产生信赖,在侵权诉讼中,专利权人不能再通过等同原则将这些被排除的方案“纳入囊中”。
五、 数值特征的严格限制——对精确界定的特殊对待
对于权利要求中的数值或数值范围特征,司法实践通常对其适用等同原则持更为审慎甚至严格限制的态度。因为数值特征具有更高的精确性和公示意义,公众对其保护边界有更明确的预期。
然而严格限制并非绝对禁止。实践中,法院会综合考量说明书是否特别强调该数值的重要性、数值差异大小及其对技术效果的影响、该特征在整体技术方案中的作用等因素。《最高人民法院知识产权案件法律适用问题年度报告(2023)摘要》第2个法律适用问题就是“数值限定技术特征的等同认定”7,其裁判要旨明确提到,对于发明或者实用新型专利中以数值或者连续变化的数值范围限定的技术特征,不宜绝对排除等同原则的适用,但应予严格限制。当具有差异的数值或者数值范围系以基本相同的技术手段,实现实质相同的功能,达到实质相同的效果,且本领域技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到;同时,综合考虑技术领域、发明类型、权利要求修改内容等相关因素,认定有关技术特征等同既不违背社会公众对权利要求保护范围的合理期待,又可以公平保护专利权的,可以认定构成等同技术特征。
在药品领域,常常会面临专利数值特征等同原则的适用问题,药品专利链接诉讼中,数值特征的等同认定尤为关键。通常,药品领域的数值特征等同认定标准严于其他领域。例如,在默沙东公司与齐鲁制药案8中,涉案专利权利要求将表面活性剂含量限定为“按重量计0.5%”。法院认为,专利权人在审查阶段为克服不支持缺陷,主动将含量限缩至该点值并强调其特别有用,应认定其放弃了其他含量方案,故被控技术方案中的不同含量不构成等同。
六、美国案例视角的简要参鉴
美国等同原则的发展历程,同样呈现出一条从宽泛适用到逐步严格限制的清晰轨迹。
Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co. (1950)案确立“三元测试法”(Function-Way-Result Test),判断等同需满足被控技术特征以“实质相同的方式”实现“实质相同的功能”并达到“实质相同的效果”。引入“已知互换性”标准,若本领域技术人员认为被控技术特征与专利特征可互换,则构成等同。该案例奠定了现代等同原则的基础,但因其宽泛性导致后续争议,促使法院逐步限制等同扩张。
Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co. (1997)案确立全要件原则(Element-by-Element Rule)和禁止反悔原则的适用,等同判断需针对权利要求中的每一个技术特征逐一比对,而非整体发明。专利权人在审查阶段为获得授权而修改权利要求或作出限制性陈述的,不得在侵权诉讼中通过等同原则重新主张该部分。等同判断时间点以侵权行为发生日为准,而非专利申请日。严格限制等同原则的适用,强调权利要求的公示作用,平衡专利权人与公众利益。
Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. (2002)案是审查历史禁止反悔原则的扩展,任何为满足专利法要求而修改权利要求的行为,均推定放弃等同范围,除非专利权人证明修改未涉及争议特征或该特征等同在修改时不可预见。若争议技术特征在修改时已可预见,则禁止通过等同原则主张侵权。进一步限制等同原则,要求专利权人在撰写和修改权利要求时明确保护范围,避免事后扩张。
VLSI Technology LLC v. Intel Corporation (2023)案强调等同原则是“有限例外”,必须严格满足功能、方式、效果均一致的标准,且举证责任由专利权人承担。等同判断需结合权利要求整体语境,不能孤立分析。因专利权人未能充分证明被控技术特征与专利特征的 “非实质性差异”,等同侵权不成立。该案体现美国当前司法对等同原则的严格限制,要求专利权人提供具体证据支持等同主张。
从1950年Graver Tank案确立“功能-方式-效果”三元测试法,到1997年Warner-Jenkinson案强调全要件原则和程序禁止反悔,再到2002年Festo案大幅扩展审查历史禁止反悔原则并引入可预见性标准,直至近期如2023年VLSI v. Intel案重申等同原则的“例外”性质并强调举证责任,其趋势始终是强化权利要求的公示作用,要求专利权人更早、更明确地界定其保护范围,以增加法律确定性。等同原则的这一演变路径与我国司法实践中发展出的多重限制规则,在价值取向与功能目标上殊途同归。
结语
捐献原则、可预见性原则、禁止反悔原则、明确排除规则以及对数值特征的严格限制,共同构成了对等同原则适用的多层约束。这些规则并非意在削弱专利保护,而是通过划定更为清晰、可预期的权利边界,在强化保护创新与保障公众信赖之间寻求精妙的平衡。对专利权人而言,这意味着专利申请文件的撰写质量与审查过程中的策略选择变得尤为重要;对于社会公众与竞争者而言,则增强了其行为结果的可预测性。在创新驱动发展的时代,深入理解并尊重这些限制规则,对于构建健康、可持续的专利生态体系至关重要。
文中脚注:
1.(2011)民提字第64号再审裁定书
2.(2020)最高法知民终981号判决书
3.(2015)民申字第740号判决书
4.(2021)最高法知民终192号判决书
5.(2015)民申字第740号裁定书
6.(2005) 民三提字第1号
7.(2021)最高法知民终985号判决书
8.(2022)京73民初409号判决书
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