李洁:专利确权案件审查实务中的典型问题与裁判规则研究

本文作者:李洁


摘要


专利无效程序作为授权后确权的重要环节,其审理逻辑与裁判标准直接关系到专利权的稳定性与法律确定性。本文基于对国家知识产权局相关专利无效案例的整理,对专利审查实务中的若干典型问题与裁判规则进行了归纳与分析,以期呈现国知局在相关争议中的审理逻辑。文章依次探讨了外文证据中文译文的审查标准与程序要求、无效程序中限制自认的效力认定、医药组合发明中协同作用的认定争议、多项优先权对比文件作为抵触申请的判断方法,以及参数限定型产品权利要求的审查规则。通过对具体案例的演绎与规则提炼,揭示审查实践中的共性难点与应对思路,以期为业界理解与把握相关审查规则提供参考。


一、外文证据中文译文的审查标准与程序优化


根据《专利审查指南》第四部分第八章第2.2.1节“外文证据的提交”的规定,在无效宣告请求程序中,当事人提交外文证据的,应当提交中文译文,未在举证期限内提交中文译文的,该外文证据视为未提交。当事人应当以书面方式提交中文译文,未以书面方式提交中文译文的,该中文译文视为未提交。当事人可以仅提交外文证据的部分中文译文。该外文证据中没有提交中文译文的部分,不作为证据使用。对方当事人对中文译文内容有异议的,应当在指定的期限内对有异议的部分提交中文译文。没有提交中文译文的,视为无异议。由此可见,在无效案件中,中文译文构成外文证据的法定内容。提交证据的一方负有提供完整、准确译文的举证责任;对译文提出异议的一方,则应就其异议承担相应的举证义务。


随着外文证据在案件中的使用日益频繁,译文质量直接影响事实认定与审理结果。实践中常见问题包括译文内容不完整、术语翻译不准确或存在选择性翻译等,这不仅可能导致程序拖延,还可能引发事实认定偏差。例如,异议方为反驳不准确译文可能需另行提交完整译文,增加举证负担;译文局限易造成对技术方案的片面理解;选择性翻译则可能遮蔽关键的技术启示。审查实践中,合议组往往会对中文译文是否准确、完整进行审查,要求译文“清楚、完整地反映外文证据的技术事实”,并能够用于技术特征比对。


以一项可调壶铃专利的无效宣告请求案为例1。该案的无效请求人虽提交多份外文证据,但因译文不完整、表述不清,且未能通过附图合理解释,导致无法证明其主张。具体而言,该专利针对现有壶铃使用螺杆固定配重片导致拆卸繁琐的问题,将螺杆改为扁轴,并在配重片上设置缺口槽和锁闭槽,通过旋转扁轴实现配重片的快速锁定与拆卸。请求人主张专利权利要求1不具备创造性,并提交了4份外文专利证据,但均仅附摘要或部分权利要求的中文译文。请求人在口审时试图用说明书附图解释译文内容,专利权人对此不予认可。双方争议焦点在于:仅凭不完整、表述不清的中文译文及附图,能否清楚理解外文证据公开的技术方案,并用于评价本专利的创造性。经查,请求人提交的外文证据的中文译文存在多处缺陷(其中,关键表述含糊,如“选择性地”未明确具体含义,“重量杆”指代不明;语句不通顺,导致锚定板的安装方式与作用无法理解;未记载手柄形状及中心孔、开口、狭槽之间的尺寸关系,无法得出“扁轴”结构及旋转锁定机制),尽管请求人引用附图进行解释,但未提供对应说明书译文,无法建立权利要求与附图的对应关系,更难以确定各部件的具体形状、尺寸与配合方式。合议组认为,若仅凭不完整信息推测技术内容,既违背客观认定原则,也容易陷入“事后诸葛亮”的逻辑误区,故不予支持请求人的主张。合议组最终认定,请求人提交的中文译文未能清楚、完整地公开外文证据的技术方案,无法进行有效比对,因此对其关于创造性的主张不予支持。该案突出反映了无效程序中常见的外文证据使用问题,即:当事人仅提交局部译文且译文质量欠佳,属于“消极翻译、未充分举证”的典型情形。同时强调了在专利无效程序的当事人提供外文证据时应积极履行举证义务,确保译文完整、准确,避免因翻译缺陷影响证据效力。


结合无效案件审查实践,当事人对外文证据负有举证责任,应提供足以完整理解技术方案的译文;若使用附图,需提供附图相关说明的中文译文,确保技术方案、所解决的技术问题及技术效果清晰可辨;应避免因译文残缺、模糊导致事实认定偏差。


二、无效程序中限制自认的效力认定


在专利无效宣告程序中,限制自认是指当事人一方在对另一方主张的事实予以承认时,附加一定条件或仅承认其中部分内容的情形。具体可表现为两种类型:一是附条件自认,即当事人承认事实的同时提出独立的攻击或防御方法;二是部分自认,即仅认可对方主张事实中的某一部分。限制自认的核心在于其所附加的条件或限制,可能涉及对事实的进一步解释、对证据效力的限定或对法律适用的不同主张。根据“谁主张、谁举证”原则,作出限制自认的一方应对其所附条件承担相应的举证责任。


在判断限制自认的效力时,合议组往往会综合考量多方面因素,包括:自认事实本身的真实性、所附条件或限制的合理性、当事人的真实意思表示,以及该自认与案件待证事实之间的关联程度等。对此,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七条规定亦明确,一方当事人对于另一方当事人主张的于己不利的事实有所限制或者附加条件予以承认的,由人民法院综合案件情况决定是否构成自认。


以一件包装盒外观设计专利的无效宣告请求案为例2。请求人以专利权人在先作品登记证书(A证书)及其记载的首次发表时间(2015年3月10日)为依据,主张该证书附图所示设计构成现有设计,可用于评价涉案专利。专利权人虽承认其为著作权人,但辩称证书所载发表时间系其“随意填写”,并提交反证试图证明实际发表时间并非该日期。合议组及后续一、二审法院均认定,A证书记载的发表时间可作为作品实际首次发表日期,并据此宣告涉案专利无效。该案中,专利权人采用了“限制自认”的诉讼策略——承认自己是作品著作权人(自认部分),但主张证书记载的发表时间不真实(限制条件)。其关键法律问题在于:该限制条件是否成立,以及证据是否足以推翻证书的记载内容。


国知局和法院均认为,我国作品登记采取自愿原则,登记信息由权利人自行填报并提交,应视为其真实意思表示。证书所载“首次发表时间”具有初步证明力,可作为认定公开时间的依据,除非有充分相反证据予以推翻。本案中,反证未涉及作品实际发表时间,且反证中电脑文件创建时间因可随意修改,缺乏佐证,真实性不被认可;且其仅能证明文件在某一时点存在,不能证明该时点前未发表。诉讼阶段提交的参展合同、照片及变更后的登记证书,亦不足以证明证书原记载时间不真实,尤其变更行为发生在不利决定之后,难以排除事后补正之嫌。因此,专利权人未能提供充分证据证明“证书记载的发表时间不真实,为随意填写”这一限制条件成立。其自认部分(著作权人身份)与证书记载内容(发表时间)相结合,构成完整的事实认定基础,可用于评价专利新颖性。


该案体现了在外观设计专利无效程序中,作品登记证书及其记载信息的证据效力,以及当事人采用“限制自认”策略时所需达到的证明标准。权利人虽可对某些事实提出附条件承认,但必须辅以充分证据,否则将承担主张不被采纳的法律后果。


三、医药组合发明中协同作用的认定争议


组合发明是医药领域的常见发明类型,将两种或两种以上药物组合用于相同的医药用途是本领域技术人员常见的技术追求。因此,在药物组合发明专利申请的审查实践中,药物活性成分之间是否产生协同作用,进而带来预料不到的技术效果,是审查员关注的焦点问题,也常是申请人/请求人用以支持其专利申请具备创造性的关键主张。


国内外审查标准均要求组合效果“超出各组分效果之和”,即实现“1+1>2”。在药理学上,协同与相加、拮抗一同用于评价药物组合应用时的效应。然而,其定义长期存在争辩空间。观点一认为,协同是实际药效大于预期的相加作用,即药物之间发生了相互增强的作用;相加是实际药效等于预期的相加作用,药物之间实际上没有发生相互作用;拮抗是实际药效小于预期相加作用,药物之间发生了相互减弱的作用。通俗而言,相加为“1+1=2”,协同为“1+1>2”,拮抗为“1+1<2”。观点二则认为,药物的协同不仅包括实际药效大于预期的相加作用,也包括了实际药效等于预期的相加作用,即将相加作用和增强作用均归为协同作用。


虽然我国《专利审查指南》未直接使用“协同作用”一词,但其关于“组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越”的规定,已成为实践中判断协同作用的标准之一。最高人民法院在“缬沙坦案”等判决中亦明确,协同作用应超越简单的效果叠加,体现为“1+1>2”的实质性提升。这一标准与国际主流实践相一致:欧洲专利局要求特征间存在“功能相互作用”,并产生附加效果;美国则通过判例确立,组合的整体效果必须“大于各部件功能的总和”。可见,证明组合发明具备创造性的关键,在于提供令人信服的证据,证明其技术效果超出了本领域技术人员基于各单组分效果可合理预期的范畴。


以CS-866降压组合案为例3,专利权人通过简单比较“(对照组+联合组)数值 < (单药A组+单药B组)数值”,主张存在协同。合议组审查认定:该差值(4个单位)未超出实验数据的标准误差范围(4-7个单位),可能源于实验随机波动,不具备统计学显著性,因此不能支持协同主张。


以利伐沙班组合物案为例4,申请人以组合用药后p<0.001(相对于对照组),而单用无效(p>0.05)为由,主张产生协同。合议组审查认定,p值仅能说明处理组与对照组间存在统计学差异,并非证明协同作用的专用模型。数据未比较“组合效果”与“各单药效果之和”的差异,无法推导出协同结论。从“利伐沙班组合物案”专利授权后又被无效的经历可以看出,实质审查与无效宣告程序对同一数据可能做出不同认定。这凸显了在专利生命全周期中,证明协同作用的证据门槛是一贯且严格的。


国知局和法院的审查思路通常先确认实验方案本身是否清晰、可重复;再审查所提供的实验数据(如数值、图表、p值)本身能直接反映何种事实(如是否有效、组间是否有差异);最后,也是关键的一步,判断从这些数据能否合理且科学地推论出“组合效果 > 单药效果之和”。如果数据模型错误、比较对象不当或缺乏统计显著性,则该推论无法成立。申请人/专利权人须意识到,“效果更好”不等于“协同”,必须瞄准并证明“1+1>2”。对此,建议提前进行科学的药理学实验设计,使用公认的协同效应分析模型,并在申请文件中清晰、严谨地呈现数据与推导过程。仅展示活性、缺少恰当的比较组、或统计分析不严谨的实验数据,在确权程序中极易受到挑战,且难以获得专利行政审查与司法程序的支持。


四、多项优先权对比文件的抵触申请判断


优先权是专利制度中的重要概念。《巴黎公约》第四条对优先权作出了系统规定,其中明确了多项优先权的合法性,并指出判断“相同主题”时应以在先申请作为一个整体公开的技术内容为依据。实践中常遇到为处理涉及多项优先权的对比文件是否构成抵触申请的问题,以下案例提供了有参考价值的思路。


以一项关于信令报告传输设备的发明专利无效宣告请求案为例5。涉案专利申请日为2010年4月9日,其核心特征在于,设备在接收到启用/停用分量载波的控制信令时,直接触发准备并发送缓冲区状态报告和/或功率余量报告。对比文件2的申请日为2010年11月19日,公开日为2012年9月12日,其主张了多项优先权(文件1-5,优先权日均早于涉案专利申请日)。请求人试图以对比文件2评述涉案专利的新颖性。争议焦点在于,对比文件2中用于评述的具体技术方案,是否能够享有其中某一优先权文件的优先权日(从而使其构成抵触申请),抑或因其优先权不成立而只能以其实际申请日为准(导致其无法评价涉案专利新颖性)。


该案中,合议组的审查思路大体分三步。首先,因对比文件2的优先权日早于涉案专利申请日,而申请日晚于涉案专利申请日,在专利权人对优先权提出异议的情况下,必须进行优先权核实。其二,区别于判断专利自身是否享有优先权时需审视所有权利要求,本案的核实对象应聚焦于请求人实际用以评述新颖性的那个具体技术方案。其三,当对比文件享有多个优先权时,无需对其所有优先权进行全面审查,仅需判断所述具体技术方案是否“清楚地记载”在某一项优先权文件的整体公开内容中即可。在合议组引导下,请求人当庭确认,其引用的技术方案(即“接收激活/去激活CC的控制信令直接触发针对该CC的功率余量报告”)仅记载于优先权文件5中。由此,审查范围被清楚限定。随后,合议组对该技术方案与优先权文件5的公开内容进行了严格比对:对比文件2方案明确揭示了“接收控制信令”与“触发PHR”之间的直接、必然的因果关系;而优先权文件5方案记载的是在特定条件下(如控制信令中含特定指示、或功率余量要求不同等),需要“确定”是否触发PHR,是一种有条件、需判断的触发机制。因此,优先权文件5未“清楚记载”对比文件2中“直接触发”这一核心技术特征,二者不属于“相同主题”,该技术方案不能享有优先权文件5的优先权日,其时间基准应为其实际申请日(2010年11月19日),晚于涉案专利,故不构成抵触申请。


五、参数限定型产品权利要求的审查规则


产品权利要求通常采用结构或组成特征进行限定。然而在医药、材料等领域,有时仅凭结构或组成难以清楚反映新产品的特性,因而允许借助物理或化学参数进行表征。《专利审查指南》对此情形进行了相关规定,当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时,允许借助物理或化学参数表征。但在审查实践中,判断此类权利要求的新颖性、创造性时,由于参数选取空间较大,有时会面临难以与对比文件公开产品直接比较的挑战。对于采用参数特征限定的产品权利要求,审查重点在于参数的清晰性、可重复性及其与现有技术的可区分性。参数应为所属领域公知或说明书明确定义,检测方法应标准化。若参数非常规或检测方法缺失,可能导致权利要求不清楚或公开不充分。申请人在使用参数限定时,应确保参数含义明确、检测方法可重现,否则可能面临保护范围不清楚或公开不充分的问题。审查时会结合说明书及现有技术,判断参数是否真正体现了产品的创新特性。


以一催化剂载体无效宣告请求案为例6。涉案专利请求保护一种催化剂载体,其权利要求1的核心特征在于限定了载体的比表面积及一套复杂的孔径分布参数,特别是要求“孔径为0.1-10微米孔的孔体积中至少有80%是孔径为0.3-10微米孔的孔体积”。请求人以专利权人自己的一份在先专利(证据3)作为最接近的现有技术,主张两者区别仅在于上述孔径分布参数。请求人认为,该区别特征仅定义了不同的孔径分布,未能体现其解决了何种技术问题或带来何种预料不到的技术效果,因此涉案专利不具备创造性。专利权人则抗辩称,说明书中的实施例数据表明,采用涉案专利载体的催化剂,相较于证据3的载体,具有“提高的初始选择性和改进的稳定性”,因而具备创造性。合议组确认,本案的区别技术特征确为表征载体微观结构的孔径分布参数。创造性判断的关键随之转化为:基于这一参数特征,该发明实际解决的技术问题是什么?即,该参数是否为技术方案带来了实质性贡献,并导致了声称的技术效果?


合议组从两个层面进行了考量:1、参数特征本身与效果数据的对应关系缺乏说服力。权利要求将参数下限设定为“至少80%”,但说明书中所有实施例计算出的该参数值均为97.9%,仅提供了一个远离下限的“点值”。说明书未提供该参数在80%至97.9%之间或其他范围内变化时,催化剂性能(选择性和稳定性)相应变化的任何数据或趋势。因此,本领域技术人员仅凭说明书内容,无法建立所述参数特征的变化与催化剂性能改进之间的关联性或规律,也无法确信所有落入权利要求保护范围(即参数≥80%)的载体均能实现所述效果。2、声称的技术效果归因于参数特征缺乏唯一性。催化剂的性能(选择性和稳定性)是载体结构、活性组分种类与含量等多因素共同作用的结果。经核查,涉案专利的比较试验(专利催化剂A、B、C 与对比例催化剂D)中,各催化剂所负载的活性组分种类和含量并不相同。因此,所显示的催化剂性能差异,无法唯一归因于载体孔径分布参数的不同,也可能源于活性组分的差异等其他因素。说明书数据未能剥离其他变量,从而证明性能提升确系由载体参数特征所导致。基于此,合议组认为,涉案专利说明书记载的实验数据,既不能证明权利要求1所限定的全部技术方案均能取得“提高的初始选择性和稳定性”的效果,也不能证明该效果是由区别特征(孔径分布参数)所带来的,专利权人声称的该技术效果不能成立。


对审查与确权程序而言,在创造性判断中,当区别特征为参数时,合议组会审查权利人声称的技术效果是否在说明书中有实验数据予以支持,且该技术效果是否能够明确归因于该参数特征。若数据不充分、归因不唯一,则不认可该效果在创造性评价中的贡献。这给申请人/专利权人提出了更高的要求,对于包含参数特征的权利要求,无论是在撰写还是审查阶段,都应高度重视参数与技术效果之间因果关系的构建与证明。在说明书中,应尽可能提供参数特征在一个合理范围内变化时与相应技术效果之间关联的数据或趋势,并通过控制变量的对比实验(尤其是固定其他条件,仅改变目标参数),直接证明该参数特征是产生声称技术效果的关键原因。


结语


专利审查实务中的典型问题往往涉及证据规则、技术事实认定与法律适用的交织。通过对国知局部分无效案例和审查观点的梳理,本文总结了外文证据中文译文审查、限制自认效力、协同作用认定、多项优先权核实及参数限定权利要求等方面的裁判思路。这些规则为当事人提供了可预期的行为指引。



注释:
1.耿萍、黄颖(国家知识产权局复审和无效审理部):《无效案件外文证据中文译文的审查考量》,载 “赋青春” 微信公众号,2024 年 12 月 4 日。
2.陈淑惠、董胜(国家知识产权局复审和无效审理部):《无效程序中当事人限制自认效力的判断》,载中国知识产权网,2024 年 11 月 13 日。
3.董丽雯、吴通义、陈晏晏(国家知识产权局复审和无效审理部):《“申请日后补交实验数据”审查规则诠释之(二)----高血压药物组合物无效案》,载“赋青春”微信公众号,2023 年8月1日。
4.何华山、吴通义(国家知识产权局复审和无效审理部):《浅议医药领域组合发明中协同作用的审查》,载“赋青春”微信公众号,2024 年11月19日。
5.吕四化、张秋阳、李玲玲(国家知识产权局复审和无效审理部):《无效程序中抵触申请的判断思路》,载“赋青春”微信公众号,2024 年 11 月 12 日。
6.苑伟康、刘犟、周文娟(国家知识产权局复审和无效审理部):《包含参数特征的权利要求实际解决技术问题的判断》,载“赋青春”微信公众号,2024年12月25日。


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